美国专利商标局 (USPTO) 于2018年10月11日正式公告了专利复审程序中Claim Construction (解释申请专利范围) 的标准变更，从原本的BRI标准（Broadest Reasonable Interpretation，最宽广合理解释），变更成Phillips标准 [1]。此次变更将于2018年11月13日正式实施，待正式实施后，PTAB (Patent Trial and Appeal Board，专利审判及上诉委员会)、联邦法院和ITC（International Trade Commission，美国国际贸易委员会）三者对于Claim Construction的标准将会一致。此外，此次公告中还提到，实施后PTAB将会参考法院或ITC所做出的相关Claim Construction决定[2]。下文将重点放在两种标准的举例说明以及此次变更对于美国专利实务上可能带来的影响。

 

什么是BRI标准? 什么是Phillips标准? 差别在哪里?

如同字面所述，BRI标准是给予请求项用语最宽广的解释；另外相较之下，Phillips标准则是给予请求项用语客观而合理的解释。

                        图1. 许多复审请求中都会注明使用BRI标准   图片来源：PTAB

为了让各位读者有更直观的理解，我们举实际例子来看看两者对于同一个请求项用语的解释有何实际差异。在2016年PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Comm’s的案子中，联邦巡回法院就曾对于一个请求项用语「continuity member」(中文直译为「连续性构件」)进行基于两种标准的解释[3]：

  • 基于Phillips标准的解释：这个「连续性构件」需具有「连续或一致之连接」(a continuous or consistent connection) 的特性
  • 基于BRI标准的解释: 这个「连续性构件」仅需「触碰对方」而无须「连续或一致之连接」(the continuity member need only make contact with…without requiring consistent or continuous contact)

图２. 基于BRI标准的解释，这个「连续性构件」仅需「触碰对方」而无须「连续或一致之连接」，标准要比Phillips标准的解释要宽广的多。 图片来源：PTAB

从上面例子中不难发现，BRI标准要比Phillips标准的解释要宽广的多，因此大家应该就能理解这两种解释对于实际案例中的差别和影响会有多大了 ─ 使用不同的标准甚至可能会导致一篇专利最终是生或死截然不同的命运。

 

未来可能的影响

首先是由于PTAB、地院及ITC之间的Claim Construction标准统一了，因此相互参考的机率将大大提高；如前文所述，本次发布中USPTO已明讲PTAB应参考地院及ITC的解释结果，另外笔者认为地院停下来等待PTAB的无效程序的可能性也会提高。如此一来对于侵权被告而言，很重要的一件事将会是「提出专利复审申请的时机点」：如果被告希望由PTAB的审查人员来进行Claim Construction程序，建议是在诉讼初期尽早对PTAB提出专利复审申请；相反的，如果被告希望由地院或ITC来进行Claim Construction程序，那就可以考虑晚点提出。另外很重要的是，申请人千万别忘了IPR复审程序必须从起诉时间点起算的一年内提出。

此外，由于对于请求项用语解释的标准变窄了，能用来主张作为无效证据的前案也会随而变少，因此最直观的影响是未来在PTAB无效专利的难度可能会加大，故对于侵权被告或无效提出方来说，是较为不利的。除此之外，另一个对于侵权被告的潜在不利影响在于，由于标准统一了，因此被告在侵权诉讼和无效案之间对于原告专利的请求项用语解释必须统一，如此一来，将导致被告两难的局面；若把原告专利解释大了，虽然容易无效、但自己的产品将更容易被判侵权；如果将解释缩窄，虽然侵权机率小了，但无效的难度却会提高，不再像以前一样，可以在PTAB和地院用两套解释来取得优势地位。

 

参考数据：

  1. Changes to the Claim Construction Standard for Interpreting Claims in Trial Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board

 

备注：

  1. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) en banc (全院联席审理)
  2. 原文：any prior claim construction determination in a civil action or proceeding before the ITC regarding a term of the claim in an IPR, PGR, or CBM proceeding will be considered if that determination is timely filed in the record of the IPR, PRG or CBM proceeding.
  3. PPC BROADBAND, INC., Appellant v.CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS RF, LLC,
    Appellee

 

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